浅析我国[专利法(修订草案)]对外观设计专利制度的调整

　　我国现行《专利法》自1985年4月1日开始实施之后。已有两次修改。目前第三次修改正在积极进行中。2005年上半年，国家知识产权局(SIPO)面对社会公开发布专利法修改的多项研究课题；2006年8月在归纳课题研究成果的基础上形成《专利法(修订草案征求意见稿)》(以下称“征求意见稿”)；2006年12月向国务院提交《专利法(修订草案送审稿)》(以下称“送审稿”)。近日SIPO又在网上发布《专利法实施细则修改课题及其指南》，目的是希望在全国人大常委会通过修改专利法的决定之后，“能够及时报请国务院审议通过专利法实施细则的修改草案，确保专利法的修改能够尽快予以实施”。

　　可以说，经过两年的研究和讨论，《专利法》中需要进行调整的内容，已经充分暴露出来，调整的方案也渐渐趋于明朗。本文仅围绕外观设计制度，从几个方面介绍和分析《专利法》(修订草案征求意见稿和送审稿)中的相关调整。

　　

　　外观设计专利权授权门槛的提高

　　

　　排除标识性平面印刷品设计的可专利性

　　据2006年数据统计，我国外观设计专利申请量和授权量已经连续4年居世界首位；但是，从1985年到2004年我国受理的外观设计申请和授权的外观设计专利中，仅包装类的外观设计的申请量就占到全部外观设计专利申请量的22.11％。也即说，我国的外观设计专利申请和授权中有相当一部分是瓶贴和平面包装袋等主要起标识作用的创新程度不高的图案设计。

　　对此，征求意见稿建议在《专利法》第25条第1款中增加一项，规定“其图案设计仅仅起标识作用的平面印刷品不能授予外观设计专利权”。SIPO在征求意见稿中指出，包装类的外观设计并非是针对产品本身的外观设计，其作用接近商标，过多授权的话将导致外观设计与商标权之间的混淆和冲突。

　　送审稿在上述基础上，又做了一点变动，规定“对平面印刷品的图案、色彩或者其结合作出的主要起标识作用的设计”，不授予专利权。该变动主要增加了色彩要素类的标识性平面图案设计，逻辑上更加严密。

　　当然，这一修改如果通过，将直接导致新的标示性的平面印刷品无法再寻求专利保护，而这些平面设计能否在版权、知名商品包装等领域寻求保护，将是企业面临的另外一个问题，就此已经有企业表示了担忧。

　　

　　引入“现有设计”的概念并取消其新颖性判断的地域限制

　　我国现行《专利法》中并没有“现有技术”以及“现有设计”的法律概念，仅在《专利法实施细则》第30条中界定了“现有技术”。由于这两个概念直接影响到新颖性和创造性的规定，借鉴国外立法，SIPO征求意见稿和送审稿都增加“现有技术”以及“现有设计”的规定，其第23条第3款规定，“本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外通过在出版物上公开发表、公开使用或者其他方式为公众所知的设计”。

　　与目前《专利法》第23条的规定相比，上述规定中，界定现有设计的地域范围将不再区别出版公开(世界)和使用公开(国内)的方式，即不再采取“混合新颖性标准”。这一新规定的直接结果，就是导致许多在港、澳、台和国外仅仅通过使用公开的外观设计，不再像以往一样，能拿到中国大陆获得外观设计专利权。这有助于避免申请人投机取巧，鼓励真正的创新型外观设计。

　　

　　引入“抵触申请”的规定

　　SIPO征求意见稿和送审稿在第23条第1款中规定，“授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计，也没有同样的外观设计由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公告的专利文件中”。这一规定，将发明和实用新型专利申请中的抵触申请也引入到外观设计专利申请中。征求意见稿指出，增加外观设计的抵触申请规定，目的在于“克服目前对不同申请人针对同样的外观设计提出的外观设计专利申请只能依据专利法实施细则第13条第1款予以驳回的不足之处”。应该说，这一调整仅是程序上的形式变更，并没实质影响。

　　

　　引入授予外观设计专利权的“创造性”条件

　　SIPO征求意见稿和送审稿在第23条第1款中规定，授予专利权的外观设计，“对于所属领域的设计人员而言，(应)与现有设计相比或者与现有设计特征的组合相比有明显区别”。这一规定实际是在外观设计授权实质条件上引入了“非显而易见”的标准。

　　SIPO在征求意见稿中指出引入“非显而易见”的标准的三点理由：一是与美国、日本等国相关法律的规定相比。我国专利法规定的授予外观设计专利权的条件较低；二是现实中，通过简单模仿不同类型产品的外观设计、简单拼凑已知产品的外观设计，从而获得外观设计专利权的现象较为突出，增加该标准有助于提高我国外观设计的水平；三是与TRIPS协议的如下规定保持一致：“外观设计如果与已知的外观设计或者已知的外观设计特征的组合没有显著区别的，即为不是新颖的或者原创的外观设计”。

　　这一修改可以说是这次外观设计制度调整中最引人瞩目的内容之一。现行“不相同和不相近似”的授权标准，与国外立法例相比，显然偏低。例如美国专利法规定，外观设计应该是“发明制造品的新颖、独创、和装饰品的外观设计”，而且有关发明专利的“非显而易见”的规定同样适用于外观设计专利。日本外观设计法第3条第2款规定“在外观设计注册申请前，具有该外观设计所属领域的一般知识者，基于在日本国内外已公知的形状、图案色彩或者其结合、容易创作出的外观设计，……不能取得外观设计注册”。其中的“容易创作出的外观设计”，可以理解为“显而易见”的同义词。我国台湾地区专利法自1994年起同样要求有“高度创新设计”，其2005年审查基准规定“易于思及，……能轻易完成的新式样，而未产生特异之视觉效果者”，不授予新式样权。提高外观设计的授权标准，应是大势所趋。

　　

　　外观设计专利权保护力度的提高

　　

　　《专利法》(修订草案送审稿)一方面提高了外观设计专利权的授权标准，一方面则提高对已授权外观设计专利权的保护力度。

　　

　　规定他人未经许可不得许诺销售外观设计专利产品

　　2000年专利法修改时，依据TRIPS协议第28条的规定，我国对发明和实用新型专利权增加了他人未经许可不得进行许诺销售的行为，但外观设计专利权我国没有增加这一规定。这一方面与TRIPS第26条第1款没提出这样要求有关，也与外观设计产品的价值较小有关。

　　征求意见稿本来没增加外观设计专利权人的任何权利，但送审稿增加了这一禁止许诺销售权，其理由固然在于“平衡三种专利权的保护”，但更主要的原因在于实务操作的要求。在目前实践中，由于外观设计权利人不具有许诺销售权，如果权利人在展览会、展销会中发现有侵权产品的广告宣传时，无法及时请求专利行政管理部门制止，也无法请求法院制止，而只能等到掌握了销售行为发生的证据时，才能提出诉求。这不利于及时制止侵犯外观设计专利权的行为。

　　

　　规定允许关联外观设计合案申请

　　就外观设计专利申请单一性原则的例外，现行专利法第31条仅规定成套出售或者使用的产品的两项外观设计可以合案申请。此次征求意见稿和送审稿进行了突破，引入了关联外观设计合案申请，规定“同一产品的两项以上的相似外观设计，……可以作为一件申请提出”。

　　允许关联外观设计合案申请，不单纯是外观设计申请环节的问题，实际上起到了扩大了外观设计保护范围的作用。依照目前专利法第31条有关单一性的要求，外观设计申请人无法合案申请关联外观设计；而依照专利法实施细则第13条有关一发明一专利的规定，分案申请关联外观设计也将被驳回。如果允许关联外观设计合案申请，外观设计专利权人可以将与基本设计相似的众多外观设计一并纳入一个专利权的保护之下，避免竞争对手略加修改基本设计就轻易实施“绕过”策略，从而给外观设计专利权人一个保护范围更大、更主动有力的专利权。

　　值得注意的是，这次征求意见稿和送审稿并没有引入实务界和学界呼声很高的“部分外观设计”的制度。我国现行专利法所称的外观设计仅仅是针对产品整体而言，排除了产品的部分外观设计保护。由于部分外观设计制度在美国、德国、日本、韩国等诸多国家都获得保护，这一区别还导致外观设计国际申请时优先权的适用问题。适用优先权要求前后申请必须主题一致，而部分外观设计在国外申请的主题(产品局部)与到中国申请的主题(产品)并不一致，例如在德国的外观设计申请的主题可以是“茶杯把手”，而在中国提出申请则必须改为“茶杯”，这一变更将导致无法获得优先权。此外，这一区别还影响到申请文件具体制作的差别，例如提交的外观设计的图画如何绘制，是否允许在整体产品上以虚线划出局部的设计，等等。SIPO在其征求意见稿和送审稿的说明中也没有解释不采纳的部分外观设计的理由，是否留待专利法实施细则再做规范，仍待观察。

　　

　　对滥用外观设计专利权的约束

　　

　　建立外观设计专利检索报告制度

　　在外观设计专利申请只实行初步审查、外观设计专利权质量不高的情况下，为防止外观设计专利权人滥用专利权，打击同行危害公众利益，送审稿第61条第2款将原本局限于实用新型的专利检索报告制度也引入到外观设计制度中，规定“专利侵权纠纷涉及……外观设计的，专利权人或者利害关系人应当向人民法院或者专利行政管理部门出具由国务院专利行政部门作出的检索报告”。

　　这一规定，配合外观设计授权的“创造性”标准以及下文所述的恶意诉讼的反赔制度，意味着以往商展会上大量出现的利用创造性不高甚至“问题”外观设计专利打击竞争对手的现象，能够得到一定的遏制。因为展会上出现专利侵权纠纷时，出于快捷的考虑，权利人一般寻求行政保护。这时，行政机关可以根据检索报告迅速作出初步裁断。同理，依照这一规定，外观设计专利权人最好未雨绸缪，在授予外观设计专利权的决定公告之后，就依照相关的程序，请求国务院专利行政部门作出外观设计专利检索报告。

　　

　　引入现有设计的抗辩理由并明确恶意诉讼的反赔制度

　　送审稿第62条规定，“审理或者处理专利侵权纠纷的人民法院或者专利行政管理部门依据当事人提供的证据，认定被控侵权人实施的设计是现有设计的，应当认定该实施行为不构成侵犯专利权的行为。”第63条进一步规定，“专利权人明知其获得专利权的技术或者设计属于现有设计，恶意指控他人侵犯其专利权并向人民法院起诉或者请求专利行政管理部门处理的，被控侵权人可以请求人民法院责令专利权人赔偿由此给被控侵权人造成的损失。”

　　引入现有设计的抗辩理由，根本的目的在于减少诉讼。依照目前的法律规定，被控侵权人必须走无效宣告的路子，也即必须向专利复审委提起无效宣告，接着申请中止侵权诉讼，然后等待专利复审委的无效审查以及法院的无效诉讼之后，才能再恢复专利侵权诉讼的审理。这一诉讼周期很长。严重影响当事人的利益，对实施现有设计而被控侵权的人尤其不公。引入现有设计的抗辩，法院无需考虑专利权是否有效，只要认定被控设计为现有设计，即可直接认定不侵权。

　　

　　完善有关外观设计专利保护权范围的规定

　　现行专利法第56条第2款规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。但如何以图片或者照片来确定专利保护范围却非常困难，因为具体比对时，仍必须进行大量的主观判断，过严、过松的判断标准都将损害专利法所追求的目的。为了缓解这一困境，送审稿要求申请人提交的外观设计专利申请文件应当包括对外观设计的简要说明(送审稿第27条)，并规定外观涉及的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准，“简要说明可以用于解释图片或者照片”。这一补充规定目的在于要求外观设计申请人向公众提供更加可预测的专利保护范围。

　　

　　对专利懈怠有悖诚信原则的规制

　　对持续侵权的诉讼时效，征求意见稿(第A13条第1款)和送审稿(第72条第1款)的规定一致，即专利权人可请求停止侵权并主张两年内的赔偿责任。但对专利懈怠有悖诚信原则的规制，例如一些企业采取“欲擒故纵”、“放水养鱼”的做法，故意等待相当长时间再主张权利以牟取更大赔偿数额的。

　　送审稿第72条的规定主要针对连续侵权行为，其中“无正当理由超过诉讼时效3年”的说法，与征求意见稿中“得知或者应当得知之日起已持续进行超过5年”(2年诉讼时效加上3年)基本一致，但在法律效果上征求意见稿更加严厉。即权利人要求停止侵权的权利也受到约束。

　　送审稿第73条的规定则带有强烈的“禁止反悔”色彩，专利权人的有关行为，只要使相对人产生信赖并实施专利，就足以适用。由于该款的适用与诉讼时效没有必然联系，因此送审稿单独辟一个条文加以规定。

　　

　　结语

　　

　　除上述内容之外，专利法修订草案还调整了针对一般专利侵权行为的诸多规范，由于这些调整不仅仅涉及外观设计专利，也涉及实用新型以及发明专利，因此本文不再详细讨论。

　　不过，仍值得一提的是其中加大专利侵权打击力度的调整。例如，专利法修订草案增加了故意侵权的行政责任(罚款)，规定专利行政部门处理专利侵权纠纷，认定侵权行为成立，并认定侵权人故意侵权的，可以对侵权人处10万元以下的罚款(送审稿第64条)。相应的，有关假冒、冒充专利行政罚款的最高额，也从原来的5万提到了10万。另外，依照征求意见稿(第A12条)和送审稿(第68条第3款)的规定，权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定5000元以上、100万元以下的赔偿数额，也即法定赔偿数额上限从原来的50万元提高到100万元，等等。