电学领域实用新型的保护客体探讨及撰写建议

电学领域实用新型的保护客体问题探讨及撰写建议

作者姓名：骆希聪 张振军 徐洁晶 徐伟

作者单位：上海专利商标事务所有限公司

【摘要】：近年涌现的电学领域的实用新型专利申请可能会因涉及计算机程序而面临保护客体方面的缺陷。即便是经过初步审查授权后的实用新型专利仍然存在这类隐患。笔者探讨了对涉及计算机程序的电学领域实用新型专利保护客体的判断，尤其为规避授权后专利被无效的

风险，对该类实用新型专利申请给出了一些撰写建议，以让实用新型专利具有更好的稳定性。

关键词：实用新型、无效、保护客体、权利要求、计算机程序

一、引言

实用新型专利因其申请门槛低、审批周期短、实用价值显著等优点，一直受到国内申请人的青睐。在近十年的中国专利申请中，实用新型一直占据了相当大的份额。另一方面，实用新型在专利许可、转让和侵权诉讼等实施实践占有不可忽视的地位，给申请人带来可观的回报。这让实用新型专利引起了更为广泛的兴趣，许多电学（例如集成电路、计算机、通信等）领域的申请人加入了积极申请实用新型专利的行列。这些领域的申请人将实用新型专利的申请范围向结合计算机程序的产品拓展。在这些积极的申请实践的同时，一直出现扩大实用新型的保护客体的范围的呼声，例如将实用新型专利扩大到保护所有产品；又如在现有专利法的规定下，对于产品的形状、构造的改进给予更为宽松的解释，以给予计算机程序产品以实用新型保护。但这些对申请人更为友好的意见还没有成为得到立法和行政部门的响应。到目前为止，专利法规定的实用新型专利仅仅保护产品的形状、结构方面的改进。许多电学领域的实用新型专利申请由于涉及计算机程序，可能面临保护客体方面的实质性缺陷。为了应对这一形势，国家知识产权局的实用新型审查部门近两年适应性加强了涉及计算机程序的实用新型保护客体方面的理论研究和审查实践，初步建立了一个可行的审查思路。这使得实用新型在保护客体方面的审查有相对可预期的结果，并让授权的实用新型在保护客体方面有相当的稳定性。但是笔者也注意到，由于涉及计算机程序的判断的可操作性不高，仍然 柴爱军. 实用新型专利保护研究，中国政法大学，2010.

毛力，钱慰民等. 给予计算机程序产品以实用新型保护的可行性探讨， 2013年中华全国专利代理人协会年会暨第四届知识产权论坛论文汇编第四部分，2013. ②①①②

要受审查部门的审查尺度时间变化以及审查员个人影响明显，即使获得授权的实用新型专利仍然存在保护客体方面的隐患。这导致实用新型专利在面对无效宣告程序时处于十分不利的境地。鉴于此，笔者结合自身的工作经验，探讨如何撰写出稳定的电学领域实用新型专利申请，以应对可能的无效宣告程序。

二、涉及计算机程序的改进判断浅析

关于实用新型的保护客体，即实用新型的定义，是在《专利法》第2条第3款中规定的： 实用新型，是对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。 根据《专利审查指南》的解释，实用新型专利“仅保护针对产品的形状、构造提出的改进技术方案”。具体来说，实用新型的权利要求“可以使用已知方法的名称限定产品的形状、构造，但不得包含方法的步骤、工艺条件等”，但是“如果权利要求中既包含形状、构造特征，又包含对方法本身提出的改进，……不属于实用新型专利保护的客体。”

电学领域中经常涉及的计算机程序或协议（以下简称为计算机程序）被视为一种方法。根据审查指南对于专利法的解释，实用新型的权利要求可以用计算机程序来限定产品，但是不能包含对计算机程序本身提出的改进，否则将视为对方法本身提出的改进。

而在电学领域中，权利要求往往借助对组成部件所实现的功能进行描述来表达组成部件的技术特征，如果仅仅记载组成部件结构、连接关系等符合形状、构造要求的特征，反而难以清楚地表达技术方案中组成部件的功能和效果。由于电学领域的这一特点，在撰写权利要求时用功能性限定可以使权利要求更加清楚和简要。在《专利审查指南》中，也允许使用功能或者效果限定实用新型。然而也正是由于功能性限定不是直接限定产品的形状、构造特征，在有些情况下存在是否“涉及计算机程序的改进”的问题。

目前《专利审查指南》对于涉及计算机程序的实用新型申请的保护客体问题，没有像发明申请那样特别做详细规定，也就没有关于判断涉及计算机程序的改进的操作规范。关于实际审查思路，我们可以从来自实用新型审查部门的审查员的观点来管中窥豹：“判断权利要求中的功能模块是否明显包含对计算机程序或协议本身作出的改进。审查员一般结合说明书和本领域公知常识判断每个功能模块是否包含对计算机程序/协议本身作出的改进。只要其中一个功能模块明显需要利用计算机程序或者协议实现其功能，则认为该权利要求所要求保①

②①②③ 中华人民共和国专利法，2008，知识产权出版社. 中华人民共和国国家知识产权局，《审查指南》2010，第一部分第二章，第6.1节.

③ 中华人民共和国国家知识产权局，《审查指南》2010，第一部分第二章，第7.4节.

护的技术方案明显包含对计算机程序/协议本身作出的改进……”。笔者在代理实践中所见到的实用新型审查意见也大多遵循这样的审查思路。

笔者以为，上述有关“涉及计算机程序的改进”的审查思路带有一定的主观色彩。一方面，审查员判断权利要求中何种特征包含对计算机程序作出的改进，与审查员自身所掌握的本领域知识储备有很大关系。另一方面，不同审查员根据说明书的记载来解释权利要求的程度存在明显不同。因此，一件最终授权的实用新型专利，在保护客体方面仍然存在较大的隐患。

举例来说，专利号为[1**********]8.6的实用新型专利“交互式数字标牌系统”和专利号为[1**********]8.3的实用新型专利“媒体存取控制多任务/解多任务的使用者设备及基地台”在授权后，还是因保护客体问题被宣告无效。可以预见，随着近几年涉及计算机程序的实用新型专利的授权，未来涉及保护客体问题的无效案件会更多。

与新颖性、创造性等缺陷在无效宣告程序中可以通过删除或合并权利要求来克服不同，一个权利要求如果存在保护客体缺陷，则几乎没有任何补救措施。因此，一件撰写质量好的实用新型专利除了能够顺利通过审查获得授权之外，还应能够安然度过授权后可能的无效宣告程序。以下笔者结合自身的理解和代理经验提出一些撰写建议。

①

三、撰写建议

如前所述，电学领域实用新型申请涉及保护客体问题，很大程度上是因为功能性限定引起的争议，因此功能性限定权利要求如何撰写就至关重要。国家知识产权局实用新型审查部门的李硕和王伟审查员在“浅谈实用新型中一般功能性限定模块类申请的撰写”一文中，从审查的角度提出了不少有关权利要求书和说明书的撰写建议，尤其是建议说明书应当表明为解决技术问题而采用的技术方案是依托于硬件和/或已知软件的，并且建议在说明书中尽量给出多个可实现模块的实施例予以清楚说明，令笔者获益颇多。笔者从代理人角度提出谈谈功能性限定权利要求撰写方面的建议。

笔者以为，“涉及计算机程序的改进”包含两方面的含义：一、涉及计算机程序；二、涉及计算机程序的改进；二者是一个递进的关系。这虽然是简单的常识，却有助于代理人在撰写实用新型的权利要求时慎重决定技术方案涉及计算机程序的程度。以当今的技术水平来①② 李硕，王伟. 浅谈实用新型中一般功能性限定模块类申请的撰写， 2013年中华全国专利代理人协会年会暨第四届知识产权论坛论文汇编第二部分，2013.

② 李硕，王伟. 浅谈实用新型中一般功能性限定模块类申请的撰写， 2013年中华全国专利代理人协会年会暨第四届知识产权论坛论文汇编第二部分，2013.

说，大部分以硬件实施的技术特征同样也可以用软件实施，反之亦然。因此代理人构造的权利要求如果涉及功能性限定，实际上可以主动地选择这类功能性限定的实施方式是硬件还是软件实施。根据具体技术方案，功能性限定的权利要求有四种类型：

1) 权利要求的所有部件均是公知的不包含计算机程序的实体部件，使用“部件+功能”的功能性限定。

2) 权利要求的部件中，包括公知的包含计算机程序的实体部件，使用“部件+功能”的功能性限定，但是该实体部件所涉及的计算机程序为已知。

3)权利要求的部件中，包括申请人自行定义的部件，执行申请人自行限定的功能，使用“部件+功能”的功能性限定，而且该自行限定的功能为已知。

4)权利要求的部件中，包括申请人自行定义的部件，执行申请人自行限定的功能，使用“部件+功能”的功能性限定，而且该自行限定的功能为未知。

对第1)种类型来说，公知的不包含计算机程序的实体部件一般是层级较低的部件，例如放大器、滤波器、传感器、加法器等。因此这一类型适合于层级较低的产品。参考98202407.X的名称为“一种多工监控电脑视讯信号装置”的实用新型专利，这一类型即使使用功能性限定的撰写方式，也会被视为是部件的功能或效果的描述，从而经受住了无效宣告程序的考验。因此这一类型会被视为纯硬件权利要求，而不会被认为涉及计算机程序，更不要说是计算机程序改进。

对第2)种类型来说，公知的包含计算机程序的实体部件，例如是计算机、服务器等。计算机、服务器虽然是实体部件，但是众所周知它们所执行的功能需要依赖于其上的计算机程序实施。因此如果权利要求中需要包含这类公知的实体部件，应当避免记载由它们执行由本申请自行定义的新功能，以免被视为涉及计算机程序的改进。

举例来说，在[1**********]8.6的实用新型专利“交互式数字标牌系统”中，独立权利要求1记载了“所述后台管理服务器(310)实时更新所述多媒体发布系统(110)的显示信息，并将所述数字标牌当前显示的信息列表发送到所述含有无源或者有源RFID标签的产品，从而根据所述含有无源或者有源RFID标签的产品的反馈信息，将相应的信息文件发送给移动或者存储终端”这一技术特征。在无效宣告程序中，合议组认定后台管理服务器在实现具体功能的过程中包含了对计算机程序本身的改进，从而认为其不属于实用新型专利保护的客体。

事实上，涉及计算机或者服务器的权利要求是有可能归属于实用新型专利保护的客体的，只要它们所涉及的计算机程序是已知的。举例来说，这类权利要求如果能够处理成类似

[1**********]9.X的名称为“一种移动终端语音支付交易系统”一案的撰写方式，仅涉及计算机、服务器以及其他实体部件之间的已知交互的组合，是属于实用新型专利保护的客体的，而且也经受住了无效宣告程序的考验。

对第3)种类型来说，这类申请人自行定义且执行申请人自行限定的功能的部件往往是争议较大的，由于这些部件名称完全由申请人根据其功能自由限定，根据部件名称往往无法判断其实施的方式。这种情况下读者有理由怀疑其需要通过计算机程序的改进才能实现。因此在说明书中，代理人需要对该部件进行解释和说明。代理人可以有两种选择，其一是将这些自行定义且执行申请人自行限定的功能的部件解释为通过硬件实施；其二是将该部件解释为通过已知的计算机程序实施。值得一提的是，代理人还可以同时提供硬件实施和已知软件实施的方式，以让该部件涵盖更大的范围。

对第4)种类型来说，这类申请人自行定义且执行申请人自行限定的功能的部件，而且该自行限定的功能为未知，毫无疑问是争议最大的。由于这些部件名称及其功能完全由申请人自由限定，往往被视为需要通过计算机程序的改进实现。实际上，申请人采用这种撰写方式的目的经常也是为了让涉及计算机程序改进的技术方案能够规避实用新型保护客体的规定。理论上说，这类部件的功能是既可以由硬件实施的，也可以由计算机程序实施的。申请人如果声称在该实用新型中这类部件的新功能是由硬件实施的，逻辑上符合实用新型保护客体的规定。然而无论是在审查程序还是在无效宣告程序中，申请人均会被要求承担证明这类部件的功能由硬件实施的举证责任。如果申请人无法举证，则这类部件就不会仅被视为由硬件实施的，而是视为涉及计算机程序，进而由于这些功能是申请人自行限定的功能，其实施的计算机程序也被认为包含计算机程序的改进。

在前述的[1**********]8.3的实用新型专利“媒体存取控制多任务/解多任务的使用者设备及基地台”中，独立权利要求1所包含的技术特征“一增强专用信道传输形式组合选择装置，其配置以从多个支持增强专用通道传输形式中选择一个增强专用通道传输形式，所述多个支持增强专用通道传输形式具有不同的间隔尺寸，所选择的增强专用通道传输形式为一最大支持增强专用通道传输形式，其不超过由所接收的服务许可及所提供的功率偏差所获得的一大小”就因为未在说明书中记载增强专用信道传输形式组合选择装置的硬件实施方式，而被认为涉及计算机程序的改进。

因此第4)类权利要求必须在说明书中提供实施例来描述自定义部件的硬件实施结构。 在撰写申请文本时，代理人可以在理解了申请人的技术方案之后，根据其技术属性来构造权利要求的类型。同时，由于无效宣告程序的补救措施非常有限，代理人在撰写权利要求

书时最好采取保守的策略，同时在权利要求书和说明书中构筑防御墙，具体建议如下：

1、至少有一项独立权利要求中排除涉嫌计算机程序改进的技术特征

由于在无效程序中无法删除或者修改权利要求中的技术特征，因此代理人首先需要对客户提供的技术方案的各个技术特征进行甄别和筛选，在布局权利要求书时至少应让一项独立权利要求排除涉嫌计算机程序改进的技术特征。也就是说，当代理人无法确定某一部件所涉及的计算机程序是否是已知的，则至少撰写一项不包含该部件的技术方案。例如在[1**********]8.6的实用新型专利“交互式数字标牌系统”一案中，可以考虑撰写不包含后台管理服务器的独立权利要求。这样，可以避免因为实用新型的独立权利要求涉及保护客体问题而被无效，导致整个权利要求被无效的不利局面。前述的第2),3)类权利要求均可以采用这一策略。

如果认为涉嫌计算机程序改进的技术特征较为重要的话，既可以将其包含在另一项独立权利要求中，也可以包含在从属权利要求中，以争取同样获得授权和保护。

2、在说明书中准确确定技术问题

毫无疑问，实用新型所要解决的技术问题与实用新型的独立权利要求的技术方案是对应的。不过，与一般地根据所要解决的技术问题来确定必要技术特征的顺序不同，由于第1点决定独立权利要求的必要技术特征时排除了涉嫌计算机程序改进的技术特征，因此在撰写实用新型申请文件时，需要特别谨慎地确定技术问题，使技术问题的解决不需要依赖于前面被排除的技术特征，从而与前述的独立权利要求匹配。

3、在说明书中明确解释可能涉及计算机程序的改进

如果权利要求书中不可避免地或者策略性地出现可能涉及计算机程序的改进的部件或模块，可以在说明书中对其进行解释。理想的情况是在说明书中尽量给出多个可实现模块的实施例。但是实用新型申请是以其申请的技术门槛低而受到申请人欢迎的，如果对任何可能涉及计算机程序的改进的部件都提供这样的实施例，对申请人是个不小的负担，可能会让申请实用新型的优势不再。因此代理人可以依据不同的类型来考虑提供解释的程度。举例来说，对于前述的第1)类权利要求来说，通常不存在此类问题。对于前述的第2)和第3)类权利要求，可以在说明书中声明甚至证明各实体部件的实施完全可以依赖于各实体部件原有的计算机程序，而无需对计算机程序进行改进。对于前述的第4)类权利要求，就需要在说明书提供至少一个实施例说明各部件的完全可以依赖于硬件实施，例如给出通过硬件结构实施的结构。这样在无效宣告程序中，可以援引说明书的记载对权利要求的各技术特征进行解释，杜绝这些技术特征被解释为需要涉及计算机程序改进的可能。

此外，还可以在各从属权利要求中对独立权利要求的各实体部件的实施结构进行进一步限定，以在无效宣告程序中留有修改空间。

4、发明和实用新型同时申请的特殊处理

笔者在代理人实践中发现，不少实用新型申请案中出现保护客体的问题，与它同时申请了发明有关。代理人在发明申请中所撰写的涉及计算机程序的内容被带到了实用新型的说明书甚至权利要求书中，致使实用新型在面对更为狭窄的保护客体问题时无法通过审查。因此代理人在同时申请发明和实用新型过程中，需要对实用新型的撰写文本另行对待，尽量避免在权利要求书和说明书中出现计算机程序改进的内容。

五、总结

以上笔者探讨了涉及计算机程序的电学领域实用新型保护客体的判断，并从保护客体角度给出了一些撰写建议，以让实用新型专利具有更好的稳定性。笔者以为，在目前的专利法、审查指南和审查实践下，实用新型的保护客体中涉及计算机程序的问题可能会和创造性中的公知常识问题一样，在不同的时期和不同审查员之间存在不一致的情形。因此代理人只有在撰写时积极防范，采取一定的保守策略和防御策略，才能使实用新型专利在授权后经受无效宣告程序的考验。同时笔者也希望审查指南对于涉及计算机程序改进的问题给出更为清晰的操作规范，让申请人对于这类问题的前景有更为准确的预期。